El riesgo de asociación en el nuevo derecho británico de marcas

[Comentario sobre el asunto Wagamama contra City Centre Restaurants. FSR (1995), págs. 713 y sigs. (Wagamama c. Rajamama). Sentencia de High Court of Justice de 1 de agosto de 1995. Juez Laddie]

Luis Gimeno Olcina (*)

I. HECHOS

Wagamama es un restaurante de comida japonesa, titular de varias marcas en las clases 32, 33 y 42 de la denominación Wagamama, que significa en japonés egoísmo o testarudez, pero carece de significado para el consumidor británico medio. El restaurante tuvo bastante éxito, recibiendo buenas críticas y varios premios. City Centre Restaurants decidió crear una nueva cadena de restaurantes de comida india bajo la denominación Rajamama, término que tiene varios significados en las diferentes lenguas del subcontinente indio pero desconocido para la mayor parte del público británico. Tras las protestas del demandante, el demandado cambió su nombre a Raja Mama's. Wagamama presenta demanda por violación de su derecho exclusivo de marca y por passing off, es decir, por actos desleales de confusión. El juez considera que el uso de la denominación Rajamama o Raja Mama's por el demandado, dadas las similitudes entre los signos y entre los servicios, constituye confusión respecto al origen y le condena por violación del derecho de marca y por passing off. La sentencia se centra en un largo obiter dicta en el que el juez rechaza que el riesgo de asociación represente una expansión del ámbito del derecho de exclusiva.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Violación del derecho de marca

1.1. Marco legal

La violación en esta demanda debe determinarse de acuerdo con la Ley de Marcas de 1994. (...). Omissis.

2. Violación de la marca con arreglo a la Ley de 1938

Bajo la Ley de 1938, para determinar la violación, el Tribunal comparaba la marca tal y como estaba registrada con la marca tal y como era utilizada por el presunto infractor. Si había o no violación se determinaba contestando a la pregunta ¿«es la marca respecto a la cual se protesta similar y confundible» con la marca registrada? La jurisprudencia en que se interpretaba el artículo 4.1 de la Ley de 1938 y sus predecesores aclaraba que lo que contaba era la confusión respecto al origen de los productos o servicios a los que se aplica la marca ofensiva. Fundamentalmente, el Tribunal determinaría si, como resultado de las similitudes entre las marcas, productos o servicios a los que aplica la marca del presunto infractor, era probable que se pensara que derivaban de, o estaban conectadas con, el titular de la marca registrada. Para determinar si las marcas eran demasiado similares el Tribunal tendría en cuenta el «recuerdo imperfecto» (...) y consideraría si la «idea» o el impacto principal de las marcas era tan similar que la confusión era probable (...) Además, el examen era esencialmente práctico en el sentido de que el Tribunal no consideraría sólo la apariencia de las marcas, sino también su sonido. Si, de acuerdo con estos principios, las marcas eran demasiado similares, normalmente se produciría violación incluso si en el mercado el infractor tomó medidas para impedir que la confusión tuviera lugar, por ejemplo, poniendo indicaciones (disdaimers) en sus productos. De hecho, el titular podía no haber usado la marca de modo que la confusión en el mercado sería imposible, pero vencería en la demanda de violación al menos hasta que la marca fuera cancelada del registro por falta de uso. Por tanto, hasta ese punto, la marca creaba un monopolio que podía a veces ir más allá de lo estrictamente necesario para proteger los productos y reputación del titular. Sin embargo, la confusión que se buscaba era confusión respecto a la pro...

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