La doctrina de los equivalentes a la luz del caso Hilton Davis chemical co. C. Warner-Jenkinson company, inc.

(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos, de 8 de agosto de 1995)

I. INTRODUCCIÓN

El 8 de agosto de 1995 el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos (en adelante, TACF) -Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)- dictó su esperada sentencia en el asunto Hilton Davis Chemical Co. c. Warner-Jenkinson Company, Inc. (1). En esta sentencia el TACF abordó las tres cuestiones siguientes, sobre las que se había suscitado un animado debate:

1.a si para declarar la violación de una patente con base en la doctrina de los equivalentes basta la prueba de la «triple identidad»: función-modo-resultado;

2.a si la aplicación de la doctrina de los equivalentes supone un juicio de equidad y está, por tanto, reservada a los tribunales; o si, por el contrario, cabe que la aplique el jurado, pues es una mera cuestión de hecho; y

3.a si es discrecional o no aplicar la doctrina de los equivalentes en función de las circunstancias de cada caso.

De estas tres cuestiones -que en el Derecho norteamericano aparecen íntimamente relacionadas- la primera es la que mayor interés ofrece desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurIdico, puesto que en España los litigios en materia de patentes se enjuician sin la intervención de jurado. El presente comentario se centrará básicamente en esa primera cuestión, con independencia de que se hagan las referencias oportunas a los otros dos puntos señalados, en aras de la necesaria visión de conjunto del caso y por imposición de la propia realidad jurIdica estadounidense, en la que no pueden analizarse de forma completamente separada aquellos tres temas.(2)

La expectación que había despertado la sentencia del TACF estaba justificada por la controversia que en los últimos años había suscitado la aplicación de la doctrina de los equivalentes. En efecto, a las dificultades inherentes a la puesta en práctica de esta doctrina se había sumado la incoherencia entre algunas decisiones del TACF. Algunas de sus salas (panels) ponían en tela de juicio la frecuente aplicación de esa doctrina, por cuanto el recurso excesivo a la misma era susceptible de provocar una pérdida de confianza en la literalidad de las reivindicaciones como factor determinante y como medida del ámbito de protección de la patente(3). Otras salas del TACF insistían en que la doctrina de los equivalentes debería aplicarse únicamente si ciertos «factores de equidad» (equitable factors) así lo aconsejaban(4). Pues bien, para zanjar las diferencias en el seno del TACF éste resolvió decidir en pleno (en banc) la apelación interpuesta por Warner-Jenkinson. Sin embargo, el remedio no hizo otra cosa que agravar la polémica, pues -lejos de lograr la uniformidad deseada- los jueces del TACF dictaron sentencia sobre la base de una apretada mayoría: siete votos contra cinco. Además, todos los jueces que votaron en contra suscribieron, al menos, uno de los tres votos particulares disidentes (dissenting opinions). Las discrepancias en el seno del TACF fueron decisivas, sin duda, para que el Tribunal Supremo admitiese conocer el asunto mediante un writ of certiorari promovido por Warner-Jenkinson, lo cual ha despertado una enorme expectación (hasta el punto de que dieciséis amici curiae -entre los que se encuentra la propia Administración norteamericana- han elevado sus conclusiones al Tribunal Supremo en forma de briefs)(5). A continuación ofrecemos una traducción española de los pasajes más significativos de la sentencia(6), así como de los cuatro votos particulares presentados: las tres dissenting opinions a que hemos aludido y un voto concurrente (concurring opinión). Seguidamente, expondremos algunas consideraciones sobre las implicaciones del caso Hilton Davis en relación con la doctrina de los equivalentes, a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo. [Es de señalar que el 15 de octubre de 1996 se celebró la vista oral ante este Alto Tribunal (oral argumeni), en el curso de la cual tuvo lugar un interesante intercambio de pareceres.]

II. DOCTRINA DE LA SENTENCIA

Hilton Davis Chemical Co. demandó a Warner-Jenkinson Co., Inc., por violación de la patente US núm. 4.560.746 (la patente 746). El jurado estimó que la patente era válida y que Warner-Jenkinson la había infringido según la doctrina de los equivalentes. El Tribunal que conoció en primera instancia pronunció su sentencia sobre la base del veredicto del jurado [Hilton Davis Chem. Co. c. Warner-Jenkinson Co.y núm. C-1-91-218 (SD Ohio, 22 de junio de 1992)]. Puesto que pruebas concluyentes apoyan el veredicto del jurado, el TACF en pleno confirmó la sentencia apelada(7).

1. Antecedentes de hecho

Hilton Davis y Warner-Jenkinson fabrican colorantes; entre éstos se encuentran el Colorante Rojo #40 y el Colorante Amarillo #6, ambos pertenecientes a la clase FD&C (food, drug and cosmetics: alimentación, droguería y cosmética). El procedimiento de fabricación ...

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