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La protección del nombre comercial a través del artículo 8 del cup

(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000)

I. ANTECEDENTES

La sociedad italiana Calzaturificio Casadei S.p.A., dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, venía utilizando desde el año 1979 -año en el que se constituyó- la marca «Casadei» en Italia. Asimismo, desde el año 1986, la citada empresa comenzó a exportar sus productos a España, vendiendo algunas partidas de calzado a diversos establecimientos ubicados en nuestro país. En octubre de 1986, la Sociedad Cooperativa Industrial Rey procedió a solicitar la marca «Cassadey» (cuasi idéntica a la de la empresa italiana). Tres años más tarde -en febrero de 1989- procedió a inscribir la marca «Casadei» para distinguir productos de la misma clase que los comercializados por la sociedad italiana; a saber: calzados de todas clases, botas, zapatos y zapatillas. Así las cosas, la cooperativa española comenzó a comercializar zapatos en España con la marca «Cassadey».

A la vista de estas circunstancias, la sociedad Calzaturificio Casadei S.p.A. formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, solicitando -entre otras cosas- la reivindicación de la marca «Casadei» y la nulidad de la marca «Cassadey».

En Sentencia de 20 de marzo de 1993, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención formulada de adverso declarando que la entidad Calzaturificio Casadei S.p.A. carecía de derecho a introducir, fabricar y vender en España calzados con la marca «Casadei», condenándola -asimismo- a retirar del mercado la mercancía con esta marca y la publicidad de la misma.

Contra esta resolución, la demandante interpuso el oportuno recurso de apelación. Entre los motivos invocados por la parte actora destaca, especialmente, la interpretación errónea del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo, para la Protección de la Propiedad Industrial, unido a la aplicación indebida del párrafo tercero del artículo 78 de la vigente Ley de Marcas (1). La Audiencia Provincial de Valencia en la Sentencia de 26 de junio de 1994 ratificó el fallo del Juzgado de instancia sobre la base, entre otros, de los siguientes fundamentos de derecho:

«No sólo por cuanto quedó expuesto, sino por disposición de la Ley española de Marcas, de 1988, la aplicación del Convenio de la Unión de París a solicitud de persona natural o jurIdica, española o extranjera, que sea nacional de alguno de los países de la Unión de París o que esté domiciliada en ellos, es ineludible cuando lo invoquen en su beneficio, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la Ley de Marcas. Lo que ocurre es que en la aplicación de la norma concordada -concretamente el art. 8 del Convenio tan repetido- ha de estarse a una interpretación correcta que no se obtiene mediante la cita y examen aislado del precepto en cuestión, sino tras ser puesto en relación y contemplado en conexión con otros preceptos del mismo Convenio y con aquellas disposiciones que lo introducen y facilitan su aplicación en el Derecho español. En tal sentido es de citar el artículo 2 del Convenio de la Unión de París (en lo sucesivo CUP) que tras otorgar en cada país de la Unión a los nacionales de otros países signatarios las ventajas que las leyes respectivas concedan a sus nacionales añade: "En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cum...

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