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El alcance territorial del agotamiento del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE

(Comentario a las sentencias de 16 de julio de 1998 «Silhouette», y de 1 de julio de 1999, «Sebago»)

En los dos últimos años, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se ha pronunciado en dos ocasiones sobre el alcance geográfico del principio del agotamiento del derecho de marca reconocido en el artículo 7 de la Primera Directiva comunitaria de marcas (en adelante DM). Nos referimos, en concreto, a la sentencia de 16 de julio de 1998 (asunto C-355/96, «Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) y a la sentencia de 1 de julio de 1999 (asunto C-173/98, «Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils, S. A., y G-B Unic, S. A.»). Los antecedentes y el texto de estas sentencias pueden consultarse en la sección de jurisprudencia europea de los tomos XIX y XX de ADI.

I. EL RECHAZO DEL AGOTAMIENTO INTERNACIONAL

Bajo la rúbrica de «Agotamiento del derecho conferido por la marca», el artículo 7.1 de la DM establece que «el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

Esta disposición constituye la plasmación normativa de la doctrina sentada por el TJCE en diversas sentencias anteriores a la aprobación de la DM(1), según la cual, la libre circulación de mercancías en el ámbito del mercado comunitario implica que el productor o comerciante titular de una marca, que haya puesto sus productos en circulación en uno de los Estados miembros, pierde el derecho a controlar sus sucesivos movimientos. En otras palabras, no podrá intervenir en la elección de los territorios en los que se van a vender, ni de los sujetos a los que se van a transmitir. Resulta, así, que no podrá prohibir las llamadas importaciones paralelas, esto es, las importaciones llevadas a cabo por terceros, desde un Estado miembro, de los productos comercializados allí por el titular de la marca.

El artículo 7.1 DM fue modificado por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992(2), de forma que, a efectos de dicho Acuerdo, se sustituyó la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante»(3).

Del tenor literal del artículo 7.1 DM se desprende claramente que el derecho de marca se agota con la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo (en adelante EEE). No obstante, quedaba por determinar si se trataba de una regla de máximos que impedía la adopción por los Estados miembros del agotamiento internacional, o si, por contra, era una regla de mínimos, una simple aclaración del alcance comunitario del agotamiento que no excluía que los Estados miembros estableciesen el agotamiento internacional. Pues bien, esta cuestión ha sido objeto de atención en las sentencias del TJCE recaIdas en los casos «Silhouette» y «Sebago», que constituyen el objeto del presente comentario.

1. Diversidad de opiniones en los ordenamientos nacionales antes de las sentencias «sllhouette» y «sebago»

Con anterioridad a estas sentencias, los Estados miembros daban distintas soluciones a este problema. En Alemania, durante la vigencia de la Warenzeichengesetz (WZG) se había afirmado mayoritariamente el agotamiento internacional de la marca. Partiendo de que se protegía únicamente la función distintiva de la marca, se consideraba que cuando el titular del signo distintivo introducía los productos en el extranjero y, posteriormente, éstos eran objeto de una importación paralela, no se lesionaba esa función indicadora del origen, pues la marca se refería a los productos originales (4). Esta concepción cambió tras la aprobación de la Markengesetz de 25 de octubre de 1994, que transpuso la Directiva. En efecto, la Exposición de Motivos de esta Ley señala expresamente que según el § 24 de la MarkenG el derecho de marca sólo se agotará cuando el producto distinguido con el signo se introduzca en el mercado comunitario o del Espacio Económico Europeo. Y así lo ha ratificado la jurispr...

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