Nuevas resoluciones sobre patentes de invención

• Published date: 27 February 2004
• Date: 27 February 2004
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

1. Pago de anualidades

La Resolución Nº 225/2003 (“Resolución sobre anualidades”), publicada el 13 de noviembre de 2003, modifica las fechas en las cuales las anualidades deben ser pagadas.

La Resolución sobre anualidades establece que el pago de anualidades para todas las patentes y modelos de utilidad deberá efectuarse a más tardar en la fecha aniversario de presentación de las mismas.

Anteriormente existían dos sistemas de pago de anualidades tomando en cuenta si fueron presentadas y otorgadas bajo la Ley Nº 111 (Resolución Nº D93/1996) o bajo la nueva Ley Nº 24.481 (Resolución Nº D158/1998). La Resolución sobre anualidades abrogará las anteriores resoluciones sobre el tema a partir de su entrada en vigor el 12 de abril de 2004, estableciendo que las anualidades de todas las patentes y modelos de utilidad deberán ser abonadas a más tardar en la fecha aniversario de presentación de las mismas.

La Resolución sobre anualidades no establece un período de transición. En atención a ello, entendemos que sería conveniente pagar las anualidades en la primera fecha de vencimiento de acuerdo tanto con la vieja regulación como con la nueva, hasta tanto la nueva resolución esté completamente en vigor, para de esa manera evitar cualquier problema resultante de la interpretación del INPI o terceras personas sobre el posible pago tardío de las anualidades, el cual podría causar la caducidad de la patente o modelo de utilidad. Teniendo esto en consideración, podría ocurrir que dos anualidades deban ser pagadas por una patente o modelo de utilidad en menos de un año.

La nueva resolución mantiene el período de gracia de seis meses para el pago tardío de las anualidades junto con una multa de un 30% del importe de la anualidad. Luego del período de gracia la patente o modelo de utilidad caducará, salvo que el titular pueda probar que la falta de pago se debió a un caso de fuerza mayor.

2. Intercambio del orden cronológico para el estudio del examen de fondo de las solicitudes de patente

El INPI publicó la Resolución Nº 264/2003 el 29 de diciembre de 2003 (“Priority List”), la cual intenta acelerar el trámite de las solicitudes de patentes.

Las solicitudes de patentes son examinadas en la Argentina en cada sub-clase de la clasificación internacional (Acuerdo de Estrasburgo sobre la clasificación internacional de patentes) de acuerdo con la fecha en la cual fue pedido el examen de fondo. El Priority List permite a los solicitantes el intercambio del orden cronológico para la realización del examen de fondo de sus solicitudes, bajo las siguientes circunstancias:

(a) las solicitudes de patentes a intercambiar deben pertenecer a la misma sub-clase de la clasificación internacional;
(b) las solicitudes de patentes a intercambiar deben haber sido publicadas con anterioridad al 29 de diciembre de 2003;
(c) los exámenes de fondo de las solicitudes de patentes a intercambiar deben haber sido pedidos, y pagadas las correspondientes tasas, con anterioridad al 29 de diciembre de 2003.

El cambio en el orden de estudio de las solicitudes de patente puede ser solicitado tanto por el solicitante como por su agente de la propiedad industrial; en este último caso el agente deberá acompañar copia del poder otorgado por el solicitante junto con una declaración jurada de que el mismo se encuentra vigente.

A efectos de solicitar el cambio en el orden de examen de las solicitudes de patentes, el solicitante o su agente de la propiedad industrial deberán presentar un pedido de cambio en el orden de examen de fondo dentro de un plazo de sesenta (60) días corridos, el cual vence el 27 de febrero de 2004, junto con un formulario confeccionado por el INPI. El Priority List establece que el plazo no será prorrogable. El formulario deberá especificar dos solicitudes de patente cuyo orden de realización del examen de fondo desee ser intercambiado.

El INPI emitirá una resolución, la que no será apelable, indicando el nuevo orden en el cual se realizarán los exámenes de fondo de las solicitudes intercambiadas.

No surge claramente del Priority List si es posible realizar más de un cambio sobre una sola solicitud. Por ejemplo para intercambiar el orden de las solicitudes de patentes 1, 2 y 3 en el orden de 2, 3, y 1 sería necesario realizar un primer cambio de 1 por 2 para luego realizar el cambio de 1 por 3. Dichos cambios podrían tener dos problemas. Primero, el INPI podría no aceptar más de un cambio por solicitud. Como consecuencia de ello, el INPI podría rechazar todos los cambios solicitados o aceptar solamente un cambio. Segundo, en caso de que el INPI acepte los dos cambios, podría suceder que los cambios solicitados fueran realizados en un orden incorrecto. En el último ejemplo dado, el problema podría ser que el primer cambio entre 1 y 3 arrojara un orden de 3, 2 y 1, pero el segundo cambio entre 1 y 2 daría como resultado final el orden 3, 1 y 2, cuando el resultado deseado es 2, 3 y 1.

En vista de los comentarios anteriores, sugerimos solicitar un solo orden por cada una de las solicitudes a efectos de evitar cualquier perjuicio innecesario que pudiera ocurrir si una solicitud fuera incluida en dos o más solicitudes de intercambio.

2. Cumplimiento de la búsqueda internacional de antecedentes

La Resolución Nº 263/2003, publicada el 29 de diciembre de 2003, permite dar por cumplidos la búsqueda internacional y los requisitos de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (“Resolución sobre búsqueda internacional”).

La Resolución sobre búsqueda internacional será aplicable a las solicitudes presentadas antes del 8 de enero de 2004 y cuyo examen de fondo no haya comenzado de realizarse, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(a) si la solicitud argentina acredita prioridad de la Convención de París, el solicitante deberá demostrar que la patente internacional ha sido...