En mayo de 2022 conocimos la resolución definitiva de un conflicto marcario que había iniciado 12 años antes entre Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (Ferrum) y Facebook Inc. (Facebook). Se trata de un conflicto por oposición y cese de uso iniciado en vigencia de la anterior ley de marcas, por lo que la cuestión fue dirimida en la justicia, tanto en primera instancia como en la instancia de alzada.
Más allá de las distintas cuestiones específicas que fueron sometidas a decisión de la justicia por cada una de las partes, según desarrollaremos en los siguientes párrafos, el fondo del asunto en este caso era determinar si las marcas 
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eran lo suficientemente similares como para ordenar el cese de uso de la marca y vedar la coexistencia de las marcas en el registro. Y decimos en el registro porque, en el mercado, las marcas coexistieron entre, -al menos- el año 2004, cuando Facebook realizó su lanzamiento mundial, y el año 2022, cuando el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal fue emitido.
Pero vayamos al detalle del caso: una controversia entre Ferrum y Facebook que involucró cinco procesos acumulados entre las mismas partes.
El primer reclamo, que resulta ser la causa acumulante, fue judicializado por Ferrum contra Facebook, en relación con siete (7) solicitudes de marca , que Facebook presentó en el año 2010 para identificar productos de la clase 9, y servicios de las clases 35, 36, 38, 41, 42 y 45. En este proceso, que inició en agosto de 2011, Ferrum argumentó que estas marcas eran confundibles con su logotipo institucional , y solicitó: i) que se ordene el cese de uso de la marca solicitada por Facebook; ii) que se declaren fundadas sus oposiciones; iii) que se ordene a la demandada a tomar los recaudos y medidas necesarias para que terceros no utilicen el signo cuestionado; y iv) que se ordene la publicación de la sentencia en medios de comunicación masiva a costa de Facebook.
Al momento de contestar demanda, Facebook preliminarmente planteó la prescripción de la acción sobre la base de lo normado en la Ley de Marcas, habida cuenta que desde el año 2007 y hasta el 2010, que es la fecha de la presentación de las oposiciones, Facebook había utilizado su logo en forma pacífica, ininterrumpida y ostensible, y había permitido que terceros usen el signo mediante licencia.
Las restantes causas, acumuladas al proceso principal, fueron iniciadas por Facebook contra Ferrum en febrero, mayo y agosto de 2012, y pretendían que se declaren indebidas las oposiciones que Ferrum presentó contra las siguientes solicitudes de marca de Facebook:
- “F8” (denominativa), en clases 38 y 41;
-
, en clases 9, 35, 36, 38, 41, 42 y 45;
-
, en clases 35, 36, 38 y 41; y -
, en clases 9, 16, 35 y 36.
El fondo de la cuestión
Los argumentos que sustentan la posición de Ferrum y fundan su reclamo pueden sintetizarse de la siguiente manera:
- Que la marca constituye el signo que Ferrum eligió como logotipo institucional a mediados de la década del ’70, y cuyo registro marca solicitó en 1973, más allá de que también es una designación comercial en los términos de la Ley de Marcas;
- Que la marca de Facebook es confundible con su logotipo institucional, y presenta una tipografía idéntica a la suya, además de una misma tonalidad de colores, lo que genera un riesgo de dilución marcaria mayor de lo habitual, y que el daño a la marca se produce con independencia de la clase, por lo que no resulta aplicable el principio de especialidad;
- Que su marca es una marca notoria, y que Facebook aparece en un tiempo notablemente posterior;
- Que la marca sólo es conocida en el ámbito de la informática;
- Que, si bien los servicios brindados por ambas compañías no guardan en principio relación, igualmente se genera confusión en el público consumidor; y que su actividad no sólo se limita a la fabricación de muebles, sino que también desarrolla tareas comunitarias que se identifican con su marca ; y
- Que, si bien la marca de Facebook es notoria, tal característica no autoriza a violar marcas registradas de terceros precedentes en el tiempo.
Los argumentos de Facebook en defensa de sus solicitudes de marca son los siguientes:
- Que Ferrum ya consintió a otros registros marcarios que Facebook obtuvo en Argentina, y que su logo ya fue registrado en innumerables jurisdicciones del mundo;
- Que la marca es una marca notoria, mediante la cual se ofrecen servicios en más de 70 idiomas y a más de mil millones de usuarios en el mundo;
- Que no puede haber ni confusión ni dilución con fundamento en una designación marcaria, ya que esta sólo protege la actividad que desarrolla su titular, y no otras actividades o ramos diferentes, y que las empresas no se desenvuelven en el mismo mercado, lo que descarta el aprovechamiento indebido de la fama y prestigio de una marca ajena;
- Que el registro de una marca compuesta por una sola letra (en este caso, la letra “F”) debe ser considerada como un signo débil, por lo que no puede pretenderse monopolizar la letra, ni tampoco los colores cuando se han reivindicado colores específicos;
- Que debe mitigarse el rigor del cotejo, por cuanto Ferrum utilizó marcas de defensa para oponerse a estas solicitudes, siendo que no utiliza sus marcas en clases 38, 41 y 42;
- Que las marcas en pugna ya coexistían pacíficamente en el mercado, y que es imposible dar cumplimiento a una orden judicial por cese de uso por el impacto que ya ha causado el signo en el público consumidor, comprobable a partir de la gran clientela ya generada por Facebook, y que debe ser resguardada;
- Que resulta de aplicación la teoría de los actos propios, habida cuenta que i) Ferrum solicitó también el registro de su marca en Estados Unidos de América, y a tal fin declaró que su marca no se confundía con ninguna marca existente en dicho país; y ii) Ferrum tenía conocimiento de la existencia de la marca ...
