Improcedencia de la acción declarativa en casos de infracción de patentes

• Published date: 11 December 2009
• Author: Iván Poli,Martín Bensadon
• Date: 11 December 2009
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

Durante un largo tiempo en la Argentina se discutió si el hecho de que el titular de una patente intime a un presunto infractor a cesar en el uso de su patente (por ejemplo, a raíz del envío de una carta documento) habilita a este último a acudir a la Justicia, a fin de que un juez determine si su producto realmente infringe la patente.

Se trata ésta de una práctica difundida en el derecho comparado, donde, por lo general, se permite este tipo de acciones siempre que se demuestre un estado de incertidumbre que ocasione un daño actual o inminente (por ejemplo, por haber recibido una intimación por parte del titular de una patente). En tal sentido, el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado suele implicar para las empresas una inversión importante, por lo que la necesidad de tener certeza de que el producto no infringirá derechos de terceros ha sido considerada un fundamento suficiente para habilitar la procedencia de la acción declarativa.

En la Argentina, la acción declarativa está regulada por el artículo 322 del Código Procesal, el cual establece requisitos estrictos para su procedencia:

(i) estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica,

(ii) perjuicio o lesión actual ocasionado por la falta de certeza; y

(iii) inexistencia de otro medio legal para poner fin a la falta de certeza.

La procedencia de estas acciones en materia de infracciones de patentes no había sido discutida en la Justicia desde la sanción de la antigua Ley de Patentes N° 111 en 1864, hace casi 150 años. El 22 de septiembre de 2009, en el caso “Laboratorios Richmond SACIyF c/ F. Hoffmann-La Roche AG s/ Acción Meramente Declarativa” (Causa N° 14071/07), la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal tuvo la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre esta cuestión.

En este...