Queremos aprovechar este newsletter para comentar un caso que nos llamó la atención no solo por involucrar una marca sumamente conocida, sino también porque sirve para plantear un interrogante que suele surgir con bastante frecuencia en nuestra práctica en el Estudio: ¿Puede una marca genérica ser distintiva en otro país?
Para darles un mejor contexto, como miembros del equipo especializado en asesorar a emprendedores y startups en OJAM BULLRICH FLANZBAUM varias veces nos encontramos con la situación de asesorar clientes que desarrollan productos con marcas genéricas (en la Argentina o en el extranjero) y consultan por su posibilidad de registro en el exterior o en forma local, dependiendo el caso[1].
En la Argentina una marca es genérica cuando es la designación habitual para un producto o servicio. En principio, si una marca es genérica, nuestra oficina de marcas no otorgará su registro toda vez que la ley prohíbe el registro de los “nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”. Tampoco se puede registrar “los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro”.
Ahora bien, resulta que hay veces donde una marca es genérica en un país pero puede no serlo en otro. Esta es la situación que se trae a colación en el caso “Deckers Outdoor Corporation v. Australian Leather Pty Ltd” que tramitó ante el US District Court for the Northern District of Illinois y cuya sentencia fue confirmada por la Corte del Federal Circuit en mayo 2021 (aún con posibilidad de ser apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos).
En resumidas cuentas, Decker, propietaria de la popular marca UGG en más de 100 países, presentó una demanda contra Australian Leather y su propietario, Adnan Oygur, por infracción marcaria dado que Australian Leather vendía botas llamadas “botas UGG”. Los acusados presentaron contrademandas invocando -entre otras cuestiones- que las marcas de Deckers que contienen la palabra UGG debían cancelarse porque...
