La imagen de referencia no ostenta derechos de autor, y se incluye con ánimos de referir a los zapatos originales Christian Louboutin y su icónica suela roja como marca de posición por excelencia. En cuyo caso, de no tratarse de productos originales, reiteramos la necesidad de protección de estas marcas repudiando el uso no autorizado de estos signos distintivos, y enfatizando también que de tratarse de un producto falsificado que persiga evocar este origen empresarial, dicho comportamiento confirma la importancia que tienen estas marcas en el mercado actual.
Introducción
En el fascinante mundo del derecho marcario, las marcas figurativas no tradicionales, ya sean bidimensionales o tridimensionales, siguen esperando la protección adecuada que el mundo actual demanda.
Nadie puede desconocer que, hoy en día, determinados diseños y colores pueden tener un efecto atrayente, incluso mayor que el que tienen los elementos denominativos.
En un mundo donde la competencia es feroz y la creatividad es clave, es vital que exista una protección integral de la propiedad intelectual (PI), que se corresponda con la realidad comercial actual.
Hecha esta pequeña introducción sobre la importancia de la temática que nos ocupa, reflexionaremos en los siguientes acápites sobre el concepto de “marcas de posición,” el estado de su protección en distintas jurisdicciones, y su relevancia para el mundo de la PI.
¿Qué son las marcas de posición?
Las marcas de posición son una categoría específica en el universo del derecho marcario, que se destacan por la manera específica y singular en que se colocan o aplican ciertos elementos o colores en un producto.
Como ejemplos, podemos citar las conocidísimas suelas rojas de los zapatos Louboutin, cuya protección fue reconocida no hace mucho, por los Tribunales de Brasil[1]:
También, a modo ilustrativo, ponemos como ejemplo la estrella de color metalizado presente en la parte frontal y central inferior de la ropa interior, registrada como marca en Colombia:
Estos ejemplos confirman el importante rol distintivo que las marcas de posición juegan hoy en el mercado, tanto para proteger las sanas prácticas comerciales como a los consumidores.
Un punto importante para el reconocimiento del derecho exclusivo sobre una marca de posición es que la ubicación específica de ella esté disociada de un efecto funcional o técnico que pueda tener el producto.
¿Cómo se representan gráficamente estas marcas para identificar claramente la posición de los elementos o colores característicos en relación con los productos a los que se aplica?
La respuesta es crucial, ya que la protección abarca la posición específica en la que se coloca la marca, requiriendo distinción y exclusividad.
En algunos países que se regulan expresamente a las marcas de posición, se exige que los elementos distintivos reivindicados se destaquen de la parte del objeto en las que se aplican, y para ello se suele indicar lo reivindicado con una línea continua, mientras que el objeto no reivindicado se lo señala con líneas discontinuas o punteadas.
También resulta importante agregar un detalle sobre la ubicación específica de los elementos reivindicados y del objeto sobre el que no se reivindica protección en estas marcas. Ilustra este aspecto la descripción de la marca de posición que se registró en Colombia -referida anteriormente-, que indica que está constituida por:
“la posición de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de la ropa interior. La línea punteada no es un rasgo característico de la marca y tiene por objeto establecer la ubicación de la estrella en la ropa interior. No se reivindica exclusividad sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella”.
Países en Latinoamérica que reconocen expresamente las marcas de posición en su legislación
- Chile
En Chile, las marcas de posición están reguladas desde el año 2022, a raíz del instructivo de tramitación que define la representación adecuada de este tipo de marcas, aprobado por la Resolución Exenta -N° 135, dictaminando que las marcas de posición se entienden suficientemente representadas mediante una imagen que identifique adecuadamente la posición específica de la marca y su tamaño o proporción, en relación con los productos que pretendan distinguir.
La normativa exige expresamente que, sobre los elementos que no formen parte del objeto de la protección solicitada, se deberán presentar declaraciones de renuncia de tipo visual, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas.
- Colombia
Algo similar acontece en Colombia. La Decisión 486, norma comunitaria andina que regula los asuntos de Propiedad Industrial, permite el registro como marca de cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sean susceptibles de representación gráfica. Dentro de esta definición, caben las marcas de posición.
En dicha circular, se especifica el requisito que debe tener la solicitud de registro de la marca de posición, consistente en presentar una representación gráfica donde sea clara e inequívoca la posición, tamaño, disposición y proporción del signo solicitado, sobre la superficie en la que se aplicará. Además, se requiere que se defina con líneas punteadas la materia respecto de la cual no se reivindica protección.
Adicionalmente, se debe señalar que el instructivo para el Examen de Registrabilidad de las marcas, emitido por la misma entidad, hace referencia a las marcas de posición como registrables en el territorio colombiano.
- Brasil
Brasil es otro de los países que va a la vanguardia en esta materia. La Ordenanza Nº 37/21 emitida por el INPI brasileño, estableció los requisitos para el registro de marcas de posición, exigiendo que el signo distintivo se aplique de manera peculiar y que su aplicación sea disociable de cualquier efecto funcional o técnico.
Sin perjuicio que desde el año 2021 estas marcas están expresamente reguladas, fue recién este año, en 2023, que Osklen, empresa de moda brasileña, logró obtener el primer registro de marca de posición en Brasil. La marca registrada consiste en un conjunto de tres ojales posicionados en la parte delantera de las zapatillas de la marca, un detalle distintivo de sus productos:
Países que no reconocen expresamente las marcas de posición en su legislación
En Argentina, nuestra normativa no proporciona una definición y protección específica para las marcas de posición. Sin embargo, ellas constituyen una opción registrable válida, porque según nuestra legislación, puede registrarse todo signo con capacidad distintiva.
En la práctica, para solicitar la protección de signos que representan marcas de posición, se da la misma dinámica que en los países en que estas marcas son reconocidas expresamente: se señala el diseño reivindicado con líneas continuas, mientras que el objeto no reivindicado se señala con líneas discontinuas y se complementa con una descripción del diseño reivindicado.
En Paraguay se resuelve la cuestión del mismo modo, ya que tampoco existe regulación expresa de este tipo de marcas. A la hora del registro, se ingresan a través de la opción como tipo de marca “figurativa”, y las autoridades del país han recomendado señalar al final de la cobertura que se trata de una marca de posición, para que se le de el tratamiento como tal a la hora de evaluar su registro.
Esto mismo se replica en Uruguay.
En México por su parte, aunque se modificó la regulación marcaria en 2018 para incluir ciertas marcas no tradicionales, las marcas de posición no fueron específicamente incluidas. Dentro de lo expresamente regulado, sí se encuentran sin embargo las marcas de imagen (o trade dress, mencionadas arriba al analizar la cuestión en los Estados Unidos). Las marcas de posición podrían entonces ampararse bajo dicha ala.
En Perú puntualmente tampoco están expresamente reguladas, pero si permitidas y tramitadas (dentro del marco legal general regulatorio nacional de PI). Así, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en su página web, da ejemplos expresos de marcas no tradicionales incluyendo por ejemplo, las marcas de posición para las suelas de calzado.
Explorando un poco más el derecho comparado
La Unión Europea
En Europa sí se las reconoce expresamente a este tipo de marcas.
Las directrices relativas al examen de las marcas de la UE, conforme el artículo 3, apartado 3, letra d), del REMUE, establecen que una marca de posición es una marca que consiste en la forma específica en que se coloca o se adhiere la marca en el producto. Para la presentación de este tipo de marcas también se debe identificar correctamente la ubicación, tamaño o proporción, en relación con los productos pertinentes. Y se exige también la declaración visual de renuncia de elementos que no están destinados a formar parte del registro, preferentemente indicados con líneas discontinuas o punteadas. Opcionalmente, se puede incluir una descripción que detalle cómo se adhiere el signo a los productos.
A título ilustrativo, la siguiente marca se encuentra registrada en la oficina de marcas de EUIPO:
Marcas no tradicionales en EEUU
En los Estados Unidos, entendemos que las marcas en cuestión se encuentran protegidas bajo la órbita de las marcas de imagen o “trade dress”, permitiendo proteger la apariencia distintiva de signos, que para su registro deben reunir los requisitos de distintividad y no funcionalidad.
El término “trade dress” alude a la imagen total y apariencia general de un producto, o a la totalidad de los elementos que lo componen, y puede incluir...
