Prórroga de los contratos de transferencia de tecnología

• Author: Diego Fernández,Gustavo P. Giay
• Published date: 30 November 2012
• Date: 30 November 2012
• Law Firm: Marval O'Farrell Mairal

En un reciente fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el que se discutía la obligatoriedad de inscribir las prórrogas de los contratos de transferencia de tecnología ya inscriptos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INPI"), el Tribunal sostuvo que sólo requieren inscripción los actos jurídicos nuevos o que contengan modificaciones que signifiquen la incorporación de otras tecnologías u otros derechos de propiedad industrial según los alcances de la Ley N° 22.426 de Transferencia de Tecnología (en adelante "Ley de Transferencia de Tecnología") (CNCAF, Sala III, Causa No. 7457/08, "Sodexho Pass S.A. c/EN-ÍNP I-Resol. 24/08 - Disp. 3/07 y 193/06 s/proceso de conocimiento", 20/3/2012).

La Ley de Transferencia de Tecnología establece el régimen legal aplicable a los contratos onerosos que prevén la transferencia de tecnología o bien licencias de marcas, patentes, u otros derechos de propiedad industrial, celebrados entre una compañía extranjera y una local, estén éstas relacionadas entre sí o no, mediante los cuales la compañía extranjera transfiere tecnología o licencia un derecho de propiedad industrial a favor de la compañía local.

La Ley de Transferencia de Tecnología exige, únicamente a título informativo, el registro de estos contratos ante el INPI a los fines de establecer y analizar los niveles de transferencia de tecnología. No existe sanción por su falta de registro. Si bien el registro no produce efectos sobre la exigibilidad y/o ejecutoriedad del contrato, mediante su registro se obtienen ciertas ventajas impositivas.

En octubre del año 2005 el INPI dictó la Resolución N° P328/05 que restringió el registro de este tipo de contratos. En lo que aquí interesa, la Resolución N° P328/05 en el artículo 2° de su Anexo I dispone que en ningún caso los contratos se podrán presentar a registro luego de vencido el término de vigencia contractual.

Los hechos del caso son los siguientes.

El 1 de octubre de 2003 Sodexho Pass S.A. ("Sodexho") celebró un contrato de licencia de marcas con Sodexho Pass International, acordando un término de vigencia de un año, con renovaciones automáticas anuales. En noviembre de 2003 Sodexho presentó el contrato ante el INPI y solicitó la extensión de un certificado de encuadramiento fiscal que fue favorablemente extendido por el INPI para el período 01/l0/2003 // 31/08/2004.

Unos años después, el 22 de mayo de 2006, Sodexho...